28.04.2014

Передача прав на объекты интеллектуальной собственности

Стоимость и сроки оказания услуги: Передача прав на объекты интеллектуальной собственности.

Владельцы зарегистрированных торговых марок, патентов и иных объектов интеллектуальной собственности в определенных случаях могут посчитать более выгодным для себя не использовать самостоятельно принадлежащие им торговые марки и т.п., а получать прибыль от их передачи третьим лицам (продажи или разрешения на использование).

Рассмотрим варианты передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности на примере торговых марок.

Так, согласно п. 7, 8 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», собственник свидетельства может передавать любому лицу право собственности на знак полностью или в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг, на основании договора. Собственник свидетельства имеет право дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора.

Таким образом, согласно закона, передать имущественные права на торговую марку можно двумя способами: передать право собственности – на основании договора о передаче права собственности на знак, либо передать право пользования – на основании лицензионного договора.

Договор о передаче права собственности на знак должен быть заключен в письменной форме независимо от статуса его сторон, нотариальное удостоверение данного договора не обязательно. По сути данный договор является обычным договором купли-продажи (или дарения), однако законом предусмотрены в отношении него определённые нюансы. В частности свобода заключения данного договора несколько ограничена, т.к. согласно п. 7 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», п. 1.4. Инструкции о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в реестры сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг, – передача права собственности на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя в отношении товара и услуги или в отношении лица, которое изготовляет товар или оказывает услугу. Договор о передаче права собственности на знак, помимо общих для всех хозяйственных договоров указания наименования и местонахождения сторон, предмета договора и других общих норм, должен обязательно содержать номер Свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг, а также перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ (Международная классификация товаров и услуг), на которые распространяется передача права собственности.

Лицензионный договор заключается в том случае, если передается не право собственности, а право пользования торговой маркой. Отличие от договора о передаче права собственности на знак состоит в том, что собственник торговой марки не меняется, и на основании выданной лицензии он предоставляет третьим лицам право правомерно использовать принадлежащую ему торговую марку на определенной территории на возмездной или безвозмездной основе. Лицензионный договор заключается в письменной форме, нотариальное удостоверение договора не обязательно. В отношении лицензионного договора законодательно также предусмотрена определенная специфика. В первую очередь, необходимо указать, что лицензия может быть исключительной или неисключительной. Исключительная лицензия выдается только одному лицензиату на определенной территории и после выдачи такой лицензии собственник торговой марки не может передавать право пользования на ту же торговую марку другим лицам на той же территории. Неисключительная лицензия может быть выдана неограниченному количеству лиц на одной и той же территории, которые будут обладать равными правами на использование торговой марки. Лицензиат, получивший исключительную лицензию, в свою очередь также может передавать право пользования торговой маркой и выдавать третьим лицам неисключительные лицензии, но только в том случае, если это предусмотрено лицензионным договором с собственником торговой марки и если сведения о выдаче исключительной лицензии внесены в соответствующий реестр и опубликованы в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Помимо общих условий договора, лицензионный договор обязательно должен содержать: номер Свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг; перечень товаров и услуг с указанием классов МКТУ, на которые передается право пользования; объем передаваемых прав; вид лицензии; срок действия и территорию действия лицензионного договора. Кроме того, лицензионный договор обязательно должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, будет не ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства на торговую марку и последний будет осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Данная норма призвана защитить как права и репутацию собственника торговой марки, так и права потребителей от некачественной продукции.

Поскольку сами права на торговую марку подлежат государственной регистрации для того, чтобы собственник имел возможность их защиты от нарушений третьими лицами, соответственно в случае передачи этих прав по договору весьма желательно зарегистрировать произошедшие изменения и внести соответствующие сведения в реестры. Так, согласно п. 9 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», сторона договора имеет право на информирование неопределенного количества лиц о передаче права собственности на знак или о выдаче лицензии на использование знака. Такое информирование осуществляется путем публикации в официальном бюллетене сведений в объеме и в порядке, установленном Государственной службой интеллектуальной собственности Украины, с одновременным внесением этих сведений в соответствующий реестр.

Для публикации в бюллетене «Промышленная собственность» и внесения в реестр сведений о передаче права собственности на знак или выдаче лицензии на использование знака любая из сторон договора может подать в Укрпатент заявление утвержденной формы, договор о передаче права собственности на знак или лицензионный договор в предусмотренном законом количестве экземпляров и документ об оплате сбора за публикацию сведений. По результатам рассмотрения пакета документов Укрпатент направляет заявителю два экземпляра договора или лицензионного договора и решение о публикации и внесении сведений в реестр.

После внесения в реестр сведений о передаче имущественных прав на торговую марку и соответствующей публикации можно говорить о том, что права нового собственника или лицензиата торговой марки защищены надлежащим образом в том же объеме, что и права лица, имеющего Свидетельство на знак для товаров и услуг.

Государственные сборы, связанные с передачей прав на знаки для товаров и услуг, предусмотрены в следующих размерах:

  • за опубликование сведений о передаче права собственности на знак полностью – 600 грн.;
  • за опубликование сведений о выдаче лицензии на использование знака – 400 грн.;
  • за опубликование изменений к опубликованным сведениям о выдаче лицензии на использование знака – 400 грн.