ЗАЩИТЕ ОТ «ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА» ПОСВЯЩАЕТСЯ: КАК БОРОТЬСЯ С ПАТЕНТНЫМИ ТРОЛЛЯМИ

26 октября 2017 года

Представим себе следующую ситуацию: Ваша компания уже многие годы производит или импортирует в Украину определенный продукт. Товар завозится регулярно, хорошо продается, предприятие получает существенную прибыль, но однажды случается сбой в налаженном с большим трудом механизме – на таможне «зависает» партия груза.

А таможенный орган сообщает Вам, что оформление груза приостановлено, т.к. имеются признаки нарушения прав на объект интеллектуальной собственности. Вы с удивлением узнаете, что импортируемый Вашей компанией товар вдруг стал подпадать под признаки промышленного образца, правами на который обладает некое лицо. А данное лицо не замедлит обратиться к Вам с деловым предложением – передать ему некую сумму денег, для того, чтобы получить от него разрешение на ввоз товара. Как же так, возмутитесь Вы, ведь наша фирма импортирует давно известные товары, скажем, автомобильные покрышки или лампы освещения?! Что же произошло, ведь ранее никаких проблем подобного рода с импортом товара не было? Ответ очень прост – патентный тролль получил в Украине очередной патент на промышленный образец. Описанная ситуация возможна и довольно часто возникает в связи с тем, что согласно действующему Закону Украины «Об охране прав на промышленные образцы», патенты на промышленные образцы выдаются по результатам только лишь формальной экспертизы. Это означает, что заявленный для регистрации промышленный образец фактически не проверяется на соответствие основному требованию патентоспособности – новизне, а проверяется только лишь содержание поданной заявки на соответствие формальным требованиям к её заполнению и наличие документа об оплате сбора за подачу заявки.

По этой причине в Украине с каждым годом все больше развивается такое явление как патентный троллинг. Увеличивается количество зарегистрированных патентов на далеко не новые товары широкого потребления, а украинские фирмы и предприниматели, деятельность которых связана с производством и продажей таких товаров, вынуждены выплачивать отступное недобросовестным субъектам, которые используют полученные патенты только лишь с целью получения денег с производителей или импортёров либо с целью временного блокирования определенного рынка товаров. При этом действия патентных троллей фактически остаются в рамках закона.

Примерами могу послужить весьма известные в среде специалистов, занимающихся регистрацией и защитой объектов интеллектуальной собственности, патенты на давно и широко распространенные товары, которые не являются новыми и оригинальными, но при этом зачастую импортируются в Украину. Среди подобных патентов, полученных преимущественно за последние 2-3 года, можно упомянуть:

пробку для закупоривания бутылок (патенты № 19813, 20053, 20101, 20929, 21261, 21262, 21263, 21266, 21361, 21362, 21367, 25425, 27496);

светодиодные и энергосберегающие лампы (патенты № 18699, 19023, 24532, 24536, 25066, 25067, 25068, 25069, 26907, 27209, 27210);

вешалку для одежды (патенты № 22633, 22682, 25232, 26859, 26958, 26959, 26960, 27567, 27568, 27569, 27570, 27663, 27664, 27687, 27688);

спички и коробки для них (патенты № 13797, 26298, 26413, 26913, 28476, 28615, 26905, 26983, 28349, 28382);

зубочистку (патенты № 24429, 25838, 26288);

зажигалку (патент № 25234);

планшетный компьютер (патенты № 24474, 24485, 24486, 24590);

автомобильные детали и узлы (патенты № 23692, 24769, 24770, 24775, 24776, 24780, 24843, 24850, 24851, 24852, 25297, 25298, 25299, 25353, 25354, 27399, 28579, 28795, 28796, 28797, 28798, 28881, 24786, 24787, 24940, 25123, 27055, 28716 и др.).

Ярким примером патентного троллинга могут послужить действия оффшорной компании ЕЛАСТ ХОЛДИНГ ЛТД (Белиз), которая за период 2013 – 2015 годов зарегистрировала в Украине порядка 850 патентов на промышленные образцы практически всех известных деталей автомобилей и другой техники, среди которых: карданные валы, колесные диски, амортизаторы, радиаторы, шестерни, шланги, тормоза, фильтры, болты и гайки, подшипники и т.п. При этом в таможенный реестр указанной оффшорной компанией внесены сведения о более чем 470 промышленных образцах. Как видно, рынок автозапчастей, наравне с рынком лекарственных средств, в последнее время привлекает все большее внимание патентных троллей.

Что же представляют собой патентные тролли? Это физические или юридические лица, зачастую иностранного происхождения (оффшорные компании), которые не имеют собственных производственных мощностей, самостоятельно не ведут хозяйственную деятельность, не изготавливают и не импортируют товары, патентами на которые они обладают. Основная суть их деятельности – регистрация или приобретение имущественных прав и охранных документов на широко распространенные группы товаров и последующий шантаж добросовестных производителей или импортеров/экспортеров данных товаров в связи с «нарушениями» прав патентных троллей, подтвержденных патентами, взыскание или получение иными способами с них денежных средств.

Помимо простейших условий получения патентов на промышленные образцы, расцвету патентного троллинга в Украине в последние годы, способствовало принятие в 2012 году нового Таможенного кодекса Украины. Согласно статье 398 ТК Украины правообладатель, имеющий основания полагать, что во время перемещения товаров через таможенную границу Украины нарушаются или могут быть нарушены его права на объект права интеллектуальной собственности, имеет право подать в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, заявление о содействии защите принадлежащих ему имущественных прав на объект интеллектуальной собственности путем внесения соответствующих сведений в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности, которые охраняются в соответствии с законом. Таким образом, патентному троллю достаточно путем подачи заявления внести сведения о промышленном образце в таможенный реестр и все таможенные органы Украины обязаны будут отслеживать сходные объекты, заявленные к таможенному оформлению. В случае выявления товаров, подходящих под описание зарегистрированного в таможенном реестре промышленного образца, таможенные органы приостанавливают таможенное оформление товара и сообщают об этом правообладателю и импортеру. Порядок регистрации в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности, которые охраняются в соответствии с законом, утвержден приказом Министерства финансов Украины № 648 от 30.05.2012 г. Следует отметить, что процедура регистрации в таможенном реестре не является сверхсложной и чаще всего не требует предоставления большого количества различных документов, разрешений и согласований. А последствия для импортера товара, совпадающего с зарегистрированным в таможенном реестре промышленным образцом, в худшем случае развития ситуации, могут быть весьма серьезными: конфискация или уничтожение товаров, а также наложение существенных штрафных санкций.

Ранее старый Таможенный кодекс 2002 года и подзаконные нормативно-правовые акты к нему предусматривали положение о необходимость внести залог или эквивалентную денежную гарантию в размере 1000 евро для регистрации объекта интеллектуальной собственности в таможенном реестре, которая вносилась с целью возмещения возможных расходов и убытков в случае приостановления таможенного оформления товаров. Именно отсутствие такого положения в новом Таможенном кодексе и Порядке регистрации в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности № 648 способствовало активизации патентных троллей, расходы которых существенно сократились и составляют все лишь стоимость государственных сборов за подачу заявки и выдачу патента (от 70,00 грн.) и платежи за поддержание действительности патента. Расходы же производителей и импортеров товаров на «усмирение» патентных троллей составляют во много раз большие суммы.

Как правило, дальнейшее взаимодействие патентных троллей с добросовестными предпринимателями сводится к следующему: они предлагают либо выкупить за определенную сумму права на тот или иной промышленный образец, либо на возмездной основе получить от них разрешение на использование, производство или распространение товара, подпадающего под описание такого промышленного образца (роялти). И довольно часто их деятельность приносит ожидаемые плоды, т.к. во многих случаях производители и импортеры считают, что проще и дешевле заплатить один раз требуемую сумму, чем тратить время и средства на защиту в судебном порядке или платить за простой грузов на таможне. На этом в общем и строится расчет патентного тролля на получение прибыли – озвученная им сумма за передачу прав либо согласование продолжения таможенного оформления груза, как правило, никогда не превышает совокупной стоимости расходов импортера или производителя на судебные разбирательства. При этом отсутствие необходимого опыта и невысокая юридическая грамотность в сфере взаимоотношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, у большого количества субъектов хозяйственной деятельности только облегчает работу патентным троллям.

Однако «кормление троллей» не гарантирует отсутствие проблем в будущем, т.к. не препятствует им продолжать использовать несовершенство действующего законодательства Украины для дальнейшей практики агрессивного использования имеющиеся охранных документов с целью требования отчислений в свою пользу.

До внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Украины, которые бы позволяли быстро и эффективно бороться с патентным троллингом, как явлением, конкретные недобросовестные субъекты будут продолжать свою деятельность в данном направлении. Однако существуют и методы противодействия патентным троллям и защиты от их злоупотреблений.

Некоторые производители и импортеры, приобретя негативный опыт взаимодействия с патентными троллями, принимают решение о получении собственных патентов на свои товары. Но данный вариант сам по себе – не панацея от проблемы, т.к. если в таможенный реестр Украины уже внесены данные о конкретном объекте интеллектуальной собственности и его правообладателе, то просто лишь наличие даже полностью аналогичного патента не поможет решить вопрос с таможней. Поэтому при осуществлении импорта-экспорта товара следующим логичным шагом после регистрации собственного патента должна быть его регистрация в таможенном реестре Украины.

Одним из основных способом отбиться от притязаний патентного тролля является признание патента недействительным в судебном порядке. Основанием для этого является положение статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы», согласно которой патент может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности, определенным этим Законом, а также выдачи патента вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц. Положительным моментом в этом случае является признание недействительным охранного документа, на основании которого внесена информация в таможенный реестр Украины, и при наличии соответствующего положения в решении суда уведомление таможенного органа повлечет за собой исключение объекта интеллектуальной собственности из таможенного реестра. Однако у данного способа защиты есть и отрицательные стороны. Первый из отрицательных моментов – длительность судебного процесса о признании патента недействительным, т.к. во многих случаях потребуется проведение судебной экспертизы и получение экспертного заключения. Кроме того, признание одного патента недействительным в судебном порядке не препятствует получению точного такого же патента в будущем. Проще говоря, сегодня Вы тратите время и деньги чтобы отменить один патент, а завтра патентный тролль, как фокусник из рукава, вытаскивает второй (пятый – десятый) такой же патент и вся процедура может начинаться по новому кругу. По этой причине признание конкретного патента недействительным не гарантирует окончательное избавление от назойливого патентного тролля.

Более перспективным, на наш взгляд, является следующий вариант защиты – признание в судебном порядке права преждепользования. Да, этот способ также требует обращения с иском в суд. Но основным отличием от предыдущего способа защиты является отсутствие необходимости проведения судебной экспертизы. Хотя экспертное заключение (не в рамках судебной экспертизы) все же не помешает, и его выводы должны свидетельствовать об использовании всех признаков спорного промышленного образца при изготовлении товара. Для положительного разрешения дела необходимо прежде всего доказать факт добросовестного использования промышленного образца ещё до даты подачи заявки на получение патента на данный промышленный образец, либо факт проведения значительной и серьезной подготовки для такого использования. Данный случай, согласно статье 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы» не является нарушением прав патентовладельца. Указанной нормой предусмотрено, что любое лицо, которое до даты подачи в ГП «Укрпатент» заявки на регистрацию промышленного образца добросовестно использовало в интересах своей деятельности в Украине заявленный промышленный образец или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, сохраняет право на безвозмездное продолжение такого использования или на использование промышленного образца, как это предусматривалось указанной подготовкой (право преждепользования). Аналогичная норма содержится также в статье 470 Гражданского кодекса Украины. Проще говоря, если Вы изготавливали или продавали на территории Украины товар, который совпадает с признаками промышленного образца, до даты подачи заявки на этот промышленный образец патентным троллем, то можно продолжать и дальше импорт и продажу этого товара без каких-либо платежей в пользу патентовладельца. Однако наличие права преждепользования необходимо все же доказать в суде и получить судебное решение, подтверждающее такое право. Доказывание может строиться на различных документах: договорах, накладных, каталогах производителей товаров, таможенных декларациях и других документах, которые в совокупности подтверждали бы факт и временной период производства или импорта/экспорта товара. Главное, чтобы исковые требования были сформулированы четко и грамотно, а доказывание правовой позиции осуществлялось логично, последовательно и в максимально полном объеме.

Преимуществом данного способа защиты является то, что судебный процесс будет менее длительным и отсутствует необходимость признавать недействительными все одинаковые патенты. Достаточно будет лишь доказать, что до даты подачи заявки на промышленный образец патентным троллем, товар уже изготавливался или импортировался и при его изготовлении были использованы все признаки запатентованного промышленного образца. После получения судебного решения, подтверждающего право преждепользования на определенный промышленный образец, интерес патентного тролля к добросовестному продавцу резко падает, т.к. теряются рычаги давления.

Указанная точка зрения подтверждается также положительной судебной практикой 2015 года. Кроме того, намек на указанный способ защиты от патентного троллинга содержится также в информационном сообщении, подготовленном во исполнение поручения Вице-премьер-министра Украины – Министра культуры Украины В. Кириленко № 6885/1/1-15 от 04.03.2015 г. и размещенном на официальном сайте ГП «Укрпатент». Кроме того, положительный эффект в вопросе защиты от патентных троллей также оказывает постоянный мониторинг рынка и открытых источников, содержащих данные о зарегистрированных патентах – специализированные базы данных ГП «Укрпатент» и данные таможенного реестра Украины.

Учитывая несовершенство украинского законодательства, специфику работы украинских судебных и таможенных органов, проблема патентного троллинга на сегодняшний день остаётся открытой. Это причиняет ущерб не только интересам отечественных бизнесменов, но также существенно понижает привлекательность украинских рынков продукции для иностранных инвесторов. До разрешения сложившейся ситуации на уровне государственных инициатив украинским субъектам бизнеса остаётся только самостоятельно защищать собственные интересы и для достижения в процессе защиты максимальной эффективности наиболее целесообразно обращаться непосредственно к профессионалам в сфере интеллектуальной собственности, юристам и патентным поверенным.

Вадим  Сватовский